Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)
Регистрация ноу хау в роспатенте — нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Лицензионный договор обязательна ли регистрация

Что такое Ноу-Хау и как зарегистрировать свои права

Если данные будут обнародованы, то охрана разработки станет невозможна, и ноу-хау утратит свой статус.

Подать заявление на регистрацию договора может любая из сторон — как правообладатель, так и правопреемник. Для того чтобы сотрудники Роспатента приняли такое заявление, вместе с ним необходимо предоставить следующие бумаги:

  • документ, подтверждающий оплату пошлины, взимаемой в счет государства;
  • нотариально заверенную доверенность, подтверждающую права поверенного лица;
  • свидетельство, удостоверяющее регистрацию товарного знака, о передаче прав на который составлен регистрируемый договор;
  • сам договор в 3-х экземплярах, который должен быть соответствующим образом подшит и пронумерован.

https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru

Существуют определенные нюансы, которые следует учитывать при составлении договора. К ним относятся такие детали, как указание суммы, которую получает правообладатель от лицензиата на период действия договора, порядок ее начисления, ограничения действия договора (на все товары товарного знака он распространяется или на их часть). Грамотное составление договора позволит избежать возможных неприятностей впоследствии.

Регистрация лицензионного договора в Роспатенте

Регистрация лицензионного договора в Роспатенте — обязательная процедура, которой подлежат и неисключительные, и исключительные договоры. Без ее прохождения любой из документов не будет иметь никакой юридической силы.

Порядок прохождения регистрации договора описан в отдельном приказе Роспатента. Документ регламентирует необходимые требования и правила.

Только оформление лицензионного договора и его подписание сторонами без регистрации в Роспатенте юридически ничтожно. Чтобы документ вступил в законную силу, правообладателем, правопреемником, патентным поверенным или доверенным лицом в Роспатент должны быть поданы:

  • заявление о регистрации,
  •  два экземпляра оригиналов договора,
  •  при регистрации через представителя – доверенность,
  •  свидетельство о регистрации исключительных прав на объект лицензионного договора,
  •  подтверждения об уплате государственной пошлины.

Перед тем, как зарегистрировать лицензионный договор в Роспатенте, его специалисты проверяют соответствие сведений, указанных в заявлении и текста собственно документа нормам действующего законодательства.

При отсутствии ошибок в месячный срок оформляется регистрация. О совершенном действии в 6-месячный срок с даты регистрации заявления в государственном реестре оформляется соответствующая запись и в официально издаваемом Роспатентом бюллетене делается публикация.

Если в документах или в предоставленных заявителем сведениях обнаружены неточные данные, комплект документации возвращается на доработку, для которой предусмотрен 2-месячный срок. В случае отказа от регистрации оплаченная сумма госпошлины возврату не подлежит.

Регистрация лицензионного договора на изобретение

Регистрация лицензионного договора на изобретение необходима, когда обладатель исключительных прав на изобретение, имеющий соответствующий патент, передает часть или все права иному лицу путем составления лицензионного договора.

Подобные договоры тоже могут быть неисключительными и исключительными. Они также подлежат обязательной регистрации в Роспатенте, без этого условия они являются недействительными. В отличие от регистрации договоров о передаче прав на товарный знак, заявление на регистрацию этих договоров может подать лишь лицензиар. Договор должен отвечать определенным условиям и оговаривать несколько обязательных условий.

Составление и регистрация лицензионных договоров — довольно сложная процедура, требующая определенных знаний, навыков и затрат времени, поэтому эту работу лучше поручить профессионалам, которые обеспечат качество и юридическую грамотность всех этапов процесса.

Особенности регистрации лицензионного договора на ноу хау

Лицензионный договор на ноу-хау отличается от соглашений, оформляемых на материальные вещные права. Прежде всего добросовестный приобретатель не получает прав на распространение объекта соглашения иначе, чем по основаниям, изложенным в договоре.

Предлагаем ознакомиться:  Расторжение договора ндс с аванса

При расторжении договора лицензиат обязан в полном объеме вернуть лицензиару всю полученную техническую документацию и обеспечить все возможные меры для прекращения пользования техническим решениям не только для продажи третьим лицам, но и в собственных интересах.

При повторной заявке порядок регистрации лицензионного договора такой же, причем платить придется заново. Чтобы исключить отказ от Роспатента по причине досадных ошибок в заявлении или в тексте договора, избежать дополнительных трат и сберечь собственное время – обращайтесь в наше патентное бюро.

Мы обеспечиваем юридически безупречное оформление всех необходимых документов и точное соблюдение процедуры и сроков регистрации лицензионных договоров в Роспатенте, предоставляем для этого всю достаточную помощь.

Г.М.Зарубинский (Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург).

«Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом», – указывает п. 3 ст. 433 главы 28 ГК РФ.

ГК РФ в п. 1 ст. 164 указывает, что подлежат государственной регистрации «сделки с землей и другим недвижимым имуществом». В п. 2 той же статьи сказано: «законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов».

Хорошо известно, что объекты интеллектуальной собственности не являются движимым или недвижимым имуществом, поэтому можно утверждать, что ГК РФ не предусматривает обязательную госрегистрацию сделок с интеллектуальной собственностью.

ГК РФ вступил в силу в 1994 г., а Патентный закон РФ и Закон о товарных знаках – в 1992 г. А если учесть более позднюю дату принятия ГК РФ и его правовую силу, то очевидно, что законодательные акты меньшей силы не могут ему противоречить.

В соответствии со ст. 13 Патентного закона лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом (свидетельством) РФ, подлежит обязательной регистрации в Роспатенте и без этого считается недействительным.

Как правильно составить и зарегистрировать лицензионный договор

Гражданское право, как, впрочем, и любая другая область человеческой деятельности, основывается на том, что права и обязанности сторон определяются из требований добросовестности, разумности и справедливости.

Будем исходить из предположения, что гражданское и патентное законодательство в качестве своей основной цели должны руководствоваться не ведомственными интересами, а интересами своих граждан, создающих интеллектуальную собственность и вводящих ее в хозяйственный оборот своей страны, производство которой должно основываться на высоких технологиях.

Какие цели преследует государственная регистрация лицензионных договоров?

Ни законодательство, ни Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, ни Правила регистрации договоров об уступке товарного знака и лицензионных договоров о предоставлении права на использование товарного знака от 1995 г. (далее – Правила) их не раскрывают.

ведение общероссийского реестра лицензионных договоров с публикацией сведений о зарегистрированном договоре, чтобы лицензиар не продал вторично исключительную лицензию (хотя договоры неисключительного права также должны регистрироваться);

предоставление государством определенных законодательством льгот патентообладателю, например, освобождение лицензионного платежа от налога на добавленную стоимость (как это было предусмотрено п. «к» раздела V Инструкции Государственной налоговой службы РФ от 11 октября 1995 г. № 39);

предоставление лицензионному договору юридической силы при рассмотрении в суде как в отношении сторон договора, так и третьих лиц;

маркировка отдельных подакцизных товаров акцизными марками (приказ Государственного таможенного комитета РФ от 28 декабря 2000 г. № 1230), поскольку при покупке акцизных марок импортер должен представить в числе прочих документов оригинал и заверенную копию свидетельства на товарный знак либо лицензионного договора на право его использования (подпункт «з» п. 15 приказа);

пресечение незаконного оборота через таможенную границу РФ объектов интеллектуальной собственности (письмо Государственного таможенного комитета РФ от 16 ноября 2000 г. № 01-06/33259), при этом для доказательства права на их ввоз или вывоз правообладатель обязан представить зарегистрированный в государственном патентном ведомстве лицензионный договор;

Предлагаем ознакомиться:  Оформление земли под двухквартирным домом в собственность

Лицензионный договор обязательна ли регистрация

страхование лицензионных сделок, постановка на учет нематериальных активов (в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129), передача обществу или товариществу в качестве уставного капитала права пользования объектом интеллектуальной собственности на основе лицензионного договора, зарегистрированного в установленном законодательством порядке (постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г.

государственный контроль соответствия лицензионных договоров нормам существующего законодательства.

Договор может быть зарегистрирован только при достижении сторонами соглашения по всем существенным (как сказано в п. 1 ст. 432 ГК РФ) условиям. От себя добавлю, что необходимо соглашение и по несущественным условиям, поскольку иначе соглашения не достигнуть.

В настоящее время подписание лицензионного договора до его государственной регистрации означает только одно: соглашение между сторонами достигнуто. Но сам договор в силу еще не вступил: лицензиат не имеет права начать производство, а лицензиар – на получение соответствующих платежей.

Практика показала, что норма, предусматривающая вступление лицензионного договора в силу только после его государственной регистрации, приводит в ряде случаев к различным негативным последствиям.

Государственная регистрация с целью предупреждения повторной продажи исключительной лицензии легализует презумпцию виновности лицензиара, что противоречит принципам права. Тем более, что гражданско-правовые отношения должны, в первую очередь, регулироваться судебным, а не административным порядком.

Вступление лицензионного договора в силу не после его подписания сторонами, а после государственной регистрации не соответствует логике рыночных отношений и международной практике. Зарубежные фирмы такой нормы, как правило, не знают.

Вопросы, связанные с государственным регулированием вывоза валюты или ограничениями на использование токсичных веществ на национальной территории, выясняются и согласовываются сторонами до подписания договора.

Договор с зарубежной фирмой вступает в силу сразу же после его подписания, поскольку предусматривает жесткий график выполнения обязанностей лицензиара и лицензиата: получение паушальных платежей связано с передачей в определенные сроки нормативно-технологической документации, реализацией специалистами лицензиара переданного процесса на предприятии лицензиата сначала в лабораторном, а затем промышленном масштабе.

Затягивание вступления в силу лицензионного договора противоречит интересам отечественных лицензиаров и лицензиатов, а также государства. При вступлении в силу только после государственной регистрации может оказаться, что зарегистрирован ничтожный договор, поскольку стадия его лабораторной или промышленной реализации не могла быть отработана на предприятии лицензиата.

Как правильно составить и зарегистрировать лицензионный договор

Наконец, лицензиат не имеет достаточных полномочий на производство и продажу или может просто отказаться от реализации договора. Нет сомнений, что государству нужны реально действующие договоры. А при существующем порядке в выигрыше всегда только Роспатент: вне зависимости от того, действует договор или нет, он получил причитающиеся пошлины.

На практике лицензионный договор для лицензиата вступает в силу с момента его подписания сторонами. Во-первых, сразу же должен вступить в силу раздел, относящийся к сохранению конфиденциальности сведений.

Во-вторых, лицензиат должен получить право на налаживание промышленного производства, создание рынка нового продукта и не считаться при этом нарушителем прав патентообладателя. Вряд ли у лицензиата есть время спокойно ждать появления на рынке конкурента.

Лицензиар должен согласиться с этим, поскольку от того, сможет ли лицензиат наладить производство и продажу продукции по лицензии, зависит размер лицензионных платежей. В-третьих, ни отечественные изобретатели, ни патентообладатели-лицензиары не должны ждать вознаграждения до момента государственной регистрации.

Предлагаем ознакомиться:  Договор о пожертвовании от физического лица продуктовых наборов

Действовавшая ранее норма налогового законодательства, освобождавшая лицензионные платежи от обложения НДС, которая как-то оправдывала государственную регистрацию, аннулирована вступившей в силу 29 декабря 2000 г. частью второй Налогового кодекса.

лицензионный договор

Положение усугублялось, кроме того, ст. 236 Налогового кодекса РФ, которая признавала объектом налогооблажения по единому социальному налогу (ЕСН) вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским и лицензионным договорам.

Правила регистрации интеллектуальной собственности

Разъяснение отдела лицензий и договорных отношений Роспатента (от 18 мая 2001 г. № 16668-3172) по этому вопросу гласило: «Аннулирование решения о регистрации возможно только по решению суда в случае признания зарегистрированного лицензионного договора недействительным с момента его заключения».

В то же время ст. 166 ГК РФ предусматривает два основания для признания сделки недействительной: по решению суда (оспоримая сделка) и независимо от решения суда (ничтожная сделка).

Ст. 170 ГК РФ указывает, что мнимая сделка, т.е. сделка, совершенная лишь для вида, без намерения сделать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. Однако отмена госрегистрации ничтожного лицензионного договора Правилами не предусмотрена и процедура не отработана.

А уровень бюджетного финансирования научно-исследовательских организаций препятствует обращению в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Тем более, что есть все основания предполагать, что решение арбитражного суда останется неисполненным, поскольку «лицензиат» находится на грани банкротства.

Из сказанного со всей очевидностью вытекает: нет легальных оснований для требования государственной регистрации лицензионных договоров при налаживании производства. При этом договор должен вступать в силу сразу после подписания сторонами в отношении разделов, относящихся к производству, продаже и лицензионным платежам.

Патент изобретений

Регистрация может проходить по желанию сторон договора, но только в отношении раздела, касающегося порядка разрешения споров.

Очевидно, что при этом достигаются все перечисленные выше цели, решаемые государственной регистрацией, и не нарушаются интересы сторон и принципы гражданского права.

Хочется надеяться, что Роспатент согласится с приведенными доводами. Для этого есть определенные основания. Так, Роспатент принял решение о регистрации лицензионного договора № 10414/2000 от 12 мая 2000 г., п. 14.

1 которого сформулирован следующим образом: «Настоящий Договор заключен на срок действия патента (приоритет от 25 ноября 1994 г.), то есть до 24 ноября 2014 г., и вступает в силу с даты его регистрации в установленном порядке в Роспатенте, кроме разделов 1 (определение терминов), 2 (предмет договора), 3 (техническая документация), 5 (обязательства и ответственность), 6 (техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии), 7 (платежи), 9 (обеспечение конфиденциальности), которые вступают в силу с момента подписания обеими сторонами». Никаких замечаний по этому пункту сделано не было.

Необходимо восстановить льготу по налогообложению лицензионных платежей, поскольку они в целом не являются доходом. Тем более, что изобретения, основанные на высоких технологиях, создаются, как правило, в бюджетных научных организациях, которые по уровню финансирования находятся на одном из последних мест.

Как зарегистрировать товарный знак

Законодатель при разработке Налогового кодекса РФ не учитывал затраты на создание изобретений, лежащих в основе лицензии, поддержание в силе патентов на такие изобретения, рекламную, выставочную деятельность и маркетинг.

Необходимость оперативного создания общедоступных методик для расчета затрат на создание и обслуживание изобретений и лицензионных договоров очевидна уже в течение многих лет. Для этого необходимы объединенные усилия Роспатента и налогового ведомства. Но заинтересованы ли сами ведомства в сотрудничестве?

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

Зарубинский Геннадий Моисеевич  

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Adblock detector